一、案例

上海帕弗洛文化用品有限公司、上海艺想文化用品有限公司与毕加索国际企业股份有限公司商标使用许可合同纠纷二审民事判决书（2014）沪高民三（知）终字第117号

二、基本案情

原审中帕弗洛公司诉称，其成立于2003年6月，是一家专业从事书写工具设计、生产、销售的企业。毕加索公司系第XXXXXXX号图文商标（以下称涉案商标）的商标权人。在涉案商标申请之前，毕加索公司与案外人美商毕卡索创意公司、台湾帕弗洛股份有限公司（以下称台湾帕弗洛公司）共同签署一份《授权契约书》，约定毕加索公司同意授权台湾帕弗洛公司商业使用或再授权他人商业使用其在大陆地区申请注册之商标专用权。2003年7月9日，台湾帕弗洛公司按照上述三方授权契约书的约定与帕弗洛公司签订了《授权契约书》，将毕加索公司授权的涉案商标授权给帕弗洛公司在书写工具上使用。毕两次向帕弗洛公司出具《授权证明书》，同意帕弗洛公司在中国大陆地区在书写工具领域独家使用该商标。毕加索公司于2012年2月与艺想公司签订《商标使用许可合同》，将涉案商标授权给艺想公司独占许可使用，并做了商标许可使用备案。

三、争议焦点

1.商标局商标使用许可合同备案之效力以及备案合同和其后的备案提前终止协议是否存在伪造毕加索公司负责人签名的问题。

2.台湾帕弗洛公司、毕加索公司与帕弗洛公司之间的商标使用许可关系的性质。

3.艺想公司与毕加索公司签订的独占使用许可合同是否因恶意串通损害第三人利益而无效。

4.艺想公司能否依据其与毕加索公司签订的系争合同获得涉案商标使用权。

四、法院观点

1.关于毕加索公司与帕弗洛公司之间的商标使用许可合同的备案，商标局《商标使用许可合同备案通知书》载明的备案商标的注册号与涉案商标的注册号一致，因此应认定上述备案及其后的备案提前终止公告均与涉案商标相关。备案之许可合同以及《提前终止许可合同备案公告》中的商标名称虽有所出入，但在商标注册号均相同的情况下，应以商标注册号为依据确定所指向的商标标识。

2.所谓“独”，即单一、唯一之义，上述合同中所谓独家使用，指涉案商标只能由被许可人帕弗洛公司使用，他人包括商标权人毕加索公司在内均不得使用，此种使用方式符合《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条对独占使用许可的定义，艺想公司所称的“独家”不同于“独占”之理由，难以成立。

3.艺想公司与毕加索公司于2012年2月签订的系争《商标使用许可合同书》，双方意思表示真实一致，合同已经成立并生效。关于艺想公司与毕加索公司是否存在恶意串通损害第三人利益并导致合同无效的问题，本院认为：首先，艺想公司与帕弗洛公司生产销售类似书写工具产品，在同一市场展开竞争，且毕加索公司在向法院提交的书面答辩意见中称已将其与帕弗洛公司的商标使用许可情况告知艺想公司；其次，艺想公司与毕加索公司在商标局2012年3月13日公告终止备案之前的2012年2月16日即签订系争商标使用许可合同，虽然商标使用许可合同备案于2012年1月1日终止，但并无证据表明帕弗洛公司与毕加索公司的商标独占使用许可合同关系已经解除，不能仅依据备案之终止而推定商标使用许可合同之解除；再者，艺想公司亦表示其知悉帕弗洛公司与毕加索公司之间的涉案商标使用许可关系。据此，可以认定艺想公司在与毕加索公司签订系争商标使用许可合同时，知晓帕弗洛公司与毕加索公司之间存在涉案商标独占使用许可关系，因而在重复授权情况下，艺想公司并不属于在后被授权之善意第三人。

4.艺想公司、毕加索公司均知悉帕弗洛公司与毕加索公司就涉案商标存在的独占使用许可关系，艺想公司相对于帕弗洛公司与毕加索公司之间的商标独占使用许可合同关系而言，不属于善意第三人。毕加索公司与帕弗洛公司之间就涉案商标存在独占使用许可合同关系，且该独占使用许可合同正常履行，虽然毕加索公司与帕弗洛公司之间的涉案商标使用许可合同备案于2012年1月1日终止，但在无证据表明帕弗洛公司与毕加索公司的商标独占使用许可合同已被解除的情况下，应认定该独占使用许可合同关系依然存续。由于艺想公司不属于善意第三人，因此帕弗洛公司依据其与毕加索公司间的商标使用许可合同取得的涉案商标独占许可使用权，可以对抗艺想公司与毕加索公司之间的商标使用许可合同关系。虽然毕加索公司与艺想公司之间的商标使用许可合同已成立并生效，但由于帕弗洛公司就涉案商标取得的独占许可使用权一直存续，毕加索公司已不能对涉案商标的使用权进行处分。鉴于毕加索公司实际上并未履行其与艺想公司签订的商标使用许可合同之义务，艺想公司也就不能据此系争合同获得涉案商标的使用权。换言之，艺想公司与毕加索公司签订的系争合同，并不能剥夺帕弗洛公司对涉案商标享有的独占许可使用权。

五、律师视角

1.许可使用合同的撰写要点

（1）许可的范围：独占许可？排他许可？普通许可？

（2）许可的时间：是否在商标有效期内？

（3）其他要求：许可使用备案相关费用的负担、许可使用的地域、许可使用时间超过商标有效期的应约定商标权人及时续展的义务、不同被许可人提供的商品和服务的品质统一性的约定等等。

2.商标重复许可使用的情况

（1）各被许可方均未备案

在各方均未备案的情况下，在先被许可人和在后被许可人的许可使用合同均属有效，但不具备对抗第三人的效力。也就是说，无论是在线被许可人还是在后被许可人都可继续使用商标，但是如有被许可方的许可方式为独占许可或排他许可，法院只会以判令商标许可人支付违约金的方式进行救济，因为所有被许可方均为善意，不能剥夺任何一方被许可使用的权利，在先被许可人无权要求在后的善意第三人停止使用或停止侵权。

（2）在先许可方已经获得备案

该种情况则较为简单，若在先许可方已经获得独占或排他许可使用的备案，则后许可方即便签订有效的许可使用合同也不得进行使用，只能通过合同的违约责任获得救济。若在先被许可方进行备案的是普通许可使用，则在后被许可方可以在普通许可的范围内备案并使用。

（3）在后许可方获得备案，而在先放未获得备案

该种情况下，在先许可方不得以授权在先来对抗在后被许可方的备案，若在后被许可方的备案为独占或排他许可使用，在先被许可方只能停止使用或停止侵权，只能要求许可方承担合同违约责任。

【注意！】前述情况的分析仅针对第三人为善意的情况下，若第三人恶意或与故意与商标权人串通进行许可使用备案，则法院将以有悖公平诚信原则、扰乱商标使用秩序并最终有损相关消费者利益为由，对许可使用备案的内容不予认定，即以本文案例的裁判思路进行判决。

3.许可使用合同是否强制备案

《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》有明确的规定，商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但不得对抗善意第三人。即未经备案的商标使用许可，许可双方当事人不得对善意第三人主张商标使用许可的效力，但前提是该第三人应该是善意的。因此，律师建议无论是何种范围的许可，什么时间获得的许可都被许可方最好都要求进行商标许可使用的备案，避免许可人有其他恶意许可的行为侵犯了自己的使用权，甚至造成较大的商业损失。

4.商标许可使用合同如何进行备案

商标许可使用备案的办理突进有两种：（一）委托在商标局备案的商标代理机构办理。（二）申请人自行办理。需要提交的材料包括：（1）《商标使用许可备案表》；（2）许可人/被许可人的身份证明文件复印件；（3）再许可的，还需报送注册人同意注册商标使用再许可授权书；（4）申请人直接在商标注册大厅办理的提交经办人的身份证复印件；委托商标代理机构办理的提交代理委托书。由于行政机构对于材料的要求可能在不同行政窗口、线上线下均有些许差异，律师建议委托具有专业商标代理资格的机构进行办理，以避免材料的缺失、不合规范等原因耽误了备案了的时间，错失最佳的商业时机，甚至在该空档期使用商标的行为造成或被认定为侵权行为而被追索赔偿。法条链接：

1.《商标法》第四十三条规定：商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。

经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。

许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。

2.《商标法实施条例》第六十九条规定：许可他人使用其注册商标的，许可人应当在许可合同有效期内向商标局备案并报送备案材料。备案材料应当说明注册商标使用许可人、被许可人、许可期限、许可使用的商品或者服务范围等事项。

3.《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条规定：商标法第四十条规定的商标使用许可包括以下三类：

（一）独占使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定不得使用该注册商标；

（二）排他使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标；

（三）普通使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，许可他人使用其注册商标，并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。